分割出願のススメ（２）　～特許権侵害訴訟における分割活用事例

こんにちは。きのか特許事務所の弁理士の室伏です。今日のテーマは分割出願についてです。

侵害訴訟に用いられる分割

先日、他社牽制力を高める方法として分割出願をご紹介しました。

その中で、前回の記事で、「分割出願をすることで、親出願の権利確定後に模倣品が現れたとしても後から当て込みにいくことができる場合がある」ということをお伝えしました。

実際、特許権侵害訴訟に分割出願で取得した特許（以下では、分割特許と言います）が利用される場合って、結構あるんです。侵害訴訟に用いられた特許権のうち分割特許の割合は24.6％（98件／399件）にのぼります¹⁾。しかも侵害訴訟に用いられた分割特許の割合は、出願に占める分割出願の割合に比べて約2.5倍と非常に高いのです¹⁾。

このように侵害訴訟に用いられ得る分割出願ですが、具体的にどういう訴訟があるのでしょうか。

本日（2023年5月26日）に、ドワンゴがFC2との特許権侵害訴訟で勝訴したという報道がありました。この訴訟で対象となるドワンゴの特許が、まさに分割特許なのです。

ドワンゴ vs FC2特許権侵害訴訟

（１）第１訴訟と第２訴訟が並行

ドワンゴ vs FC2の特許権侵害訴訟。事の発端は今から7年前の平成28年。FC２動画、FC2 SayMove!、FC2 ひまわり動画サービスを提供するFC2が、ドワンゴ保有のニコニコ動画関連の特許（動画コメント表示に関する特許）を侵害しているとして、ドワンゴがFC2を提訴しました。

この訴訟（第１訴訟と言います）は、本日判決が出た訴訟（第２訴訟と言います）とは異なります。第２訴訟は、第１訴訟提訴の後でドワンゴが提訴したものです。

そうです、原告・被告が同じ２つの訴訟が並行して行われているのです。

（２）第１訴訟と第２訴訟のこれまでの流れ

第１訴訟と第２訴訟のこれまでの流れは、以下のようになっています²⁾。本日判決言い渡しがあったのは、第２訴訟の知財高裁でした。そしてどちらも、１審ではドワンゴが敗訴でしたが、２審で逆転勝訴しました。

第１訴訟の原告特許は分割特許

第１訴訟の原告特許である特許第4734471号（以下、特許1と言います）は、動画コメント表示に関する、端末装置側の発明の特許です。

この特許は、特願第2006-333851号からの分割出願により取得した、いわゆる分割特許です。2011年4月28日に登録を受けました。

第２訴訟の原告特許も分割特許。それも第８世代！

第２訴訟の原告特許である特許第6526304号（以下、特許2と言います）も、分割特許です。これがすごい経緯で権利取得されてるんです。見てください。

なんと第８世代の分割特許なのです。第１世代の分割出願のことを「子」出願、第２世代の分割出願のことを「孫」出願と呼ぶので、「ひひひひひひ孫」出願でしょうか？

この第８世代の特許と第1訴訟の特許とは系列が違うのですが、動画コメント表示に関する発明である点で同じです。しかしこちらはシステムの発明です。

この第８世代の特許は、第1訴訟の地裁判決でドワンゴ敗訴となった直後の平成30年10月29日に出願されました。第1訴訟の地裁で敗訴判決を受けて、観点を変えたクレームを立てて、早期審査をかけて特急で特許にしています。

分割して、長～いこと権利範囲を動かせる状態を確保しておき、訴訟の結果を参考にしながら、他社の行為が侵害となるように当て込みに行っていると思われます。

第２訴訟は地裁は敗訴でしたが、知財高裁で勝訴となりました。時系列で図にすると、こんな感じです。

まさに制度を使い倒した巧みな戦略ですね。まだ報道はありませんが、個人的には最高裁までいくのではないかと予想します。

実はまだ権利を動かせる状態の出願がある

ちなみにまだ出願係属中（つまり、権利範囲を動かせる状態）のものがありますからね。

特願第2022-170277号です（J-Platpatのリンク）。

しかも第２訴訟の地裁判決（敗訴）言い渡し後であって、第１訴訟の知財高裁判決（勝訴）言い渡し後に補正をしています。システムの発明です。

何が何でも逃がさないぞ！という気迫が感じられます。

以上、特許権侵害訴訟における分割活用事例でした。「親出願の権利確定後に現れた模倣品の当て込み」だけでなく「訴訟の結果を踏まえながらの当て込み」も可能な場合があるということがお分かりいただけたかと思います。

ここまでお読み頂き、ありがとうございます。

参考文献

1)　鈴木　守,　安井　友章 , （2020） 「分割出願の戦略的活用事例」 パテント2020，Vol. 73 No.1，p.36

2)　向林　伸啓，越境侵害の現在地，日本弁理士会関西会研修，2023年5月26日